Trademark Modernization Act

Contrairement au système de marques de l’UE, cette exigence d’utilisation s’applique aussi bien avant qu’après l’enregistrement des marques américaines. Le système américain exige que les marques soient utilisées avant leur dépôt effectif. En ce qui concerne les enregistrements de marques étrangères, l’intention d’utiliser la marque aux États-Unis est requise.

Ce système prévoit deux procédures traditionnelles d’annulation des marques non utilisées : la procédure d’annulation fondée sur l’« abandon » et la procédure d’annulation fondée sur le « non-usage ». Bien que la première procédure exige le défaut d’usage et l’absence d’intention de la réutiliser, la seconde exige une non-utilisation affirmée dans les 5 ans suivant son enregistrement.

Ces deux procédures d’annulation s’appliquent encore aujourd’hui.

Cependant, le problème est qu’elles sont très coûteuses, chronophages et pas toujours efficaces. En plus, pour faire échec à cette procédure, il suffit que le titulaire démontre son intention de commencer ou de reprendre l’exploitation de sa marque.

Néanmoins, ce système a changé avec le ‘Trademark Modernization Act’.

Le Trademark Modernization Act est entré en vigueur le 18 décembre 2020. Cette loi n’est pas sans impact pour les titulaires de marques américaines et pour les futurs déposants. Elle concerne les marques protégées aux États-Unis que ce soit par le biais d’un dépôt national ou par un dépôt international désignant les États-Unis.

Cette nouvelle loi ajoute deux nouvelles procédures qui s’appliquent aux marques américaines non utilisées.

Procédure de radiation

La première nouvelle procédure est la « ex parte expungement petition” ou la procédure de radiation.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui vise à annuler les marques déposées aux États-Unis pour défaut d’usage. Il s’agit des marques nationales et internationales (désignant les États-Unis) qui n’ont jamais été exploitées aux États-Unis dans le commerce et/ou en relation avec les produits et/ou services après leur enregistrement.

L’action peut être engagée par tout tiers – contrairement aux procédures d’annulation traditionnelles – et n’exige pas de preuve de défaut d’intention de reprendre l’usage de la marque.

Quand ?

Jusqu’au 27 décembre 2023, les demandeurs peuvent initier la procédure à l’encontre de toutes les marques américaines ayant plus de trois ans.

Après cette date, le délai d’action se trouve réduit et ne concerne plus que les marques ayant été enregistrées depuis au moins trois ans mais pas depuis plus de dix ans.

Conséquence ?

Le titulaire de la marque dispose d’un délai de trois mois suivant l’action pour fournir la preuve d’usage. La charge de la preuve, étant soumise à une interprétation stricte, incombe donc entièrement au titulaire. En cas de preuve d’usage insuffisante, l’enregistrement de la marque sera partiellement/totalement annulé.

La procédure de réexamen

La deuxième nouvelle procédure est la « ex parte examination petition” ou la procédure de réexamen.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet le réexamen des marques qui ont été enregistrées par un dépôt national (États-Unis) ou international (désignant les États-Unis) qui n’ont pas été utilisées dans le commerce/en relation avec des produits et services désignés à une date certaine.

Cette date dépendra du fondement de la demande de marque. Ainsi, si la demande de marque était fondée sur un usage plus ancien du signe dans le commerce, alors la date d’usage pour cette procédure serait la date de dépôt de la marque.

En revanche, si la demande de marque était fondée sur une intention d’usage, alors la date d’usage sera la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle un amendement pour alléguer l’usage a été déposé ou la date à laquelle le délai pour déposer une déclaration d’utilisation a expiré.

Quand ?

Il est possible d’engager cette procédure dans les cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque.

Conséquences ?

Il incombe au titulaire de la marque de fournir la preuve d’usage de sa marque pour tous les produits et services couverts. Comme l’interprétation est stricte, le risque de réexamen d’enregistrement de la marque augmente en cas de preuve insuffisante, ce qui peut rendre la marque plus vulnérable.

(Dés)avantages?

D’abord, il s’agit de procédures plus faciles et moins coûteuses. Contrairement à la procédure traditionnelle d’annulation, l’élément d’abandon n’est pas exigé par ces procédures. A cet égard, le fait qu’un titulaire de marque ait l’intention de reprendre l’usage n’est pas donc pas pertinent.

Deuxièmement, ces nouvelles procédures permettent de se débarrasser plus facilement des marques non utilisées (‘deadwood’) et, par conséquent, d’enregistrer les marques (non utilisées) plus rapidement et à moindre coût. Avant l’entrée en vigueur du Trademark Modernization Act, il était généralement difficile de déposer une demande d’enregistrement lorsqu’une marque antérieure similaire ou identique non utilisée empêchait le dépôt. Dans ce contexte, les procédures d’annulation pouvaient prendre plusieurs années et entraîner des coûts importants. Grâce aux nouvelles procédures, il est devenu plus évident et moins fastidieux d’agir contre les marques non utilisées.

D’autre part, ces nouvelles procédures exigent que les titulaires de marques américains soient (plus) prudents et vigilants. Non seulement ils sont tenus d’utiliser leurs marques de façon véritable et de bonne foi, ils doivent également garder des preuves d’usage de leurs marques aux États-Unis, tant avant qu’après l’enregistrement de celles-ci. Sinon, le risque d’annulation augmente, ce qui facilite l’enregistrement de la marque par des concurrents. Moins les titulaires arrivent à démontrer l’usage de leurs marques, plus le risque de perte augmente et plus il est facile pour les concurrents d’enregistrer des marques similaires et même identiques.

Les nouvelles procédures permettent donc d’agir contre des marques américaines non-utilisées de manière plus rapide et plus étendue.

Nous vous recommandons donc de faire un audit de vos droits de marques sur le territoire américain, afin d’éviter le risque d’action en annulation ou en réexamen à l’encontre de vos marques.

En ce qui concerne vos dépôts de marques en cours d’examen, nous vous invitons à nous contacter afin que nous réfléchissions conjointement à la meilleure stratégie à adopter au vu de cette nouvelle réglementation.

Nous pouvons également vous accompagner dans l’analyse de vos marques afin d’identifier les produits et/ou services qui seraient susceptibles de fragiliser vos marques.